Москва            Прага              Санкт-Петербург            Екатеринбург            Новосибирск            Омск
+ 7 (495) 741-35-91

К адвокатам по защите интеллектуальной собственности обратился директор хозяйственного общества"АВ" с просьбой защитить права организации в деле о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ (в котором ООО "АВ" выступала третьим лицом, получившим правовую охрану товарному знаку).
Адвокаты по защите интеллектуальной собственности подготовили возражение на заявление ООО "ТЦ", в которм указали следующее.
Заявление ООО «ТЦ» не основано на праве, не содержат доводов, опровергающих выводы оспариваемого решения Роспатента и не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
1.    В силу принципа эстоппель и п. 2 ст. 10 ГК РФ не подлежат судебной защите права фирмы, допустившей осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу (Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2019 N 300-ЭС19-3674 по делу N СИП-127/2018). 01.03.2012г. в реестре юридических лиц зарегистрировано ООО «ТЕХ АВ». Учредителями общества являются три физических лица.
В апреле 2018г. между участниками ООО «ТЕХ АВ» возник корпоративный спор, в процессе которого генеральный директор (также являющийся учредителем) и еще один из учредителей предложили третьему учредителю продать им его долю в Обществе по заниженной цене. Третий учредитель от такого предложения отказался. С целью злоупотребить правом,генеральный директор и один из учредителей, действуя исключительно с намерением причинить вредтретьему  учредителю общества, полностью парализовали хозяйственную деятельность ООО «ТЕХ АВ» и 14.02.2019г. учредили общество с аналогичным названием «ТЦ».
Наличие корпоративного спора подтверждается самим Заявителем (л.4 абз.1 Возражений против предоставления правовой охраны).
Факт того, что ООО «ТЦ» было создано исключительно с намерением причинить вред третьему учредителю подтверждается тем, что до июня 2019г., то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака новое общество (Заявитель) никакой хозяйственной деятельности, в том числе по производству и введению в гражданский оборот товаров 12 класса МКТУ, либо по оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ, под своим фирменным наименованием не осуществлял, документы, подтверждающее обратное не предоставил (п. 3 Отзыва).
02.04.2019г. третий учредитель зарегистрировал ООО «АВ» именно с целью осуществления хозяйственной деятельности по заявленным видам (кодам). Указанный факт подтверждается соответствующими документами о коммерческой деятельности общества с момента его регистрации (перечень в п. 4 Отзыва), а также действиями по регистрации спорного товарного знака.
При таких обстоятельствах в действиях Заявителя имеются признаки нарушения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. и статьи 10 ГК РФ, поскольку его целью является не защита своих прав, а причинение убытков правообладателю спорного знака путем лишения его принадлежащей ему интеллектуальной собственности и недобросовестная конкуренция при продаже товаров 12 класса МКТУ и оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ с использованием оспариваемого товарного знака (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2020 по делу N СИП-538/2019).
2.    У Заявителя не возникло право на фирменное наименование «АВ».
ООО «ТЕХ АВ» зарегистрировано в 2012 году. Общество-Заявитель – ООО «ТЦ» зарегистрировано 14.02.2019г., то есть спустя 8 лет с момента создания ООО «ТЕХ АВ». По мнению адвокатов по защите интеллектуальной собственности, обращаясь в суд за восстановлением права, которое у него не возникло, Заявитель злоупотребляет правом. Регистрируя ООО «ТЦ» в 2019г., Заявитель знал о том, что с таким же наименованием с 2012г. существует организация ООО «ТЕХ АВ». Очевидно, что реальным первичным правом на использование фирменного наименования «АВ» обладает именно ООО «ТЕХ АВ». Создание ООО «ТЦ» автоматически не дает Заявителю право считать фирменное наименование «АВ» своим собственным, поскольку назвав вновь созданное общество фирменным наименованием уже существующей с таким наименованием организации, о чем Заявитель не мог не знать, Заявитель грубо нарушил первичное право на такое наименование ООО «ТЕХ АВ». Присвоив вновь созданной организации уже существующее наименование, Заявитель нарушил право ООО «ТЕХ АВ» как организации, использующей фирменное наименование «АВ» при продаже товаров 12 класса МКТУ и оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ уже более 8 лет и одним из учредителей которого является Белокри В.В. При таких обстоятельствах требовать защиты своего незаконно присвоенного наименования Заявитель не вправе.
3.     Заявитель не доказал круг обстоятельств, необходимых для удовлетворения заявленных требований.
В круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования, входят в том числе: однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием; использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.   
Лицом, обратившимся с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности хотя бы одного из этих условий, наличие оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренных п. 8 ст. 1483 ГК РФ, является недоказанным (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2019 N С01-563/2019 по делу N СИП-797/2018).    До даты приоритета спорного товарного знака Заявитель никакой хозяйственной деятельности, в том числе по производству и введению в гражданский оборот товаров 12 класса МКТУ, либо по оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ, под своим фирменным наименованием не осуществлял, документы, подтверждающее обратное суду не представил.
Использование фирменного наименования в названии сайта не подтверждает факта реального изготовления заявителем товаров 12 класса МКТУ, или оказания им услуг 35, 37 классов МКТУ по реализации таких товаров, или услуг ремонта автомобилей.
Заявителем не представлены сертификаты соответствия на продукцию либо технические условия или иные производственные документы, в которых он значился бы производителем соответствующих товаров. Сведения о реально произведенных покупках товаров, их заказов потребителями посредством сайта или иными способами, договоры на оказание услуг по ремонту автомобилей, отзывы потребителей и сведения о посещаемости ими соответствующего сайта.
Заявителем не доказан круг обстоятельств, подлежащих установлению по данной категории дел: использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака; однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием.
То есть Заявитель не использовал фирменное наименование до даты приоритета спорного товарного знака при производстве и введению в гражданский оборот товаров 12 класса МКТУ и по оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ, что является обязательным условием для удовлетворения требования Заявителя (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2020 по делу N СИП-538/2019).
Необходимо отметить, что с момента регистрации 02.04.2019г. в качестве юридического лица именно ООО «АВ» осуществляло хозяйственную, коммерческую деятельность под своим фирменным наименованием в том числе по производству и введению в гражданский оборот товаров 12 класса МКТУ и по оказанию услуг 35, 37 классов МКТУ, что подтверждается договором аренды нежилого помещения, заказ-нарядами на ремонт автомобилей, выписки по банковскому счету общества, скриншотами сайта Общества с реальными отзывами потребителей.
Именно с целью реального осуществления хозяйственной деятельности ООО «АВ» осуществило регистрацию спорного товарного знака.
В предмет доказывания по настоящему делу входит фактическое осуществление как Заявителем, так и привлеченным третьим лицом спорных видов деятельности. При отсутствии надлежащих доказательств фактического использования Заявителем спорного фирменного наименования в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, требования ООО «ТЦ» удовлетворению не подлежат, что подтверждается судебной практикой: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2020 N С01-1667/2020 по делу N А41-1257/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 по делу N СИП-705/2019.
В результате тщательно проработанной правовой позиции, Суд по интелектуальным правам удовлетворил доводы адвокатов по защите интеллектуальной собственности, а процессуальным оппонентам отказал, поскольку посчитал, что основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим п. 8 ст. 1483 ГК РФ отсутствуют.

  


К другим судебным делам:

05 авг 2021
Адвокаты по корпоративным спорам отменяют общее собрание
Адвокаты по корпоративным спорам МКА "Кученев Лопушанский и партнеры" помогли участнику общества признать решение общего собрания общества об избрании нового директора недействительным.

29 июня 2021
Защита от последствий мошеннических действий по открытию банковского счета

В отсутствие соответствующего волеизъявления со стороны хозяйственного общества (ООО), по документам, не соответствующим действительности, мошенниками был открыт расчетный счет в одном из Московских банков. Денежные средства со счета украдены.

Адвокаты по спорам с банками МКА "Кученев Лопушанский и партнеры" в судебном порядке добились признания договора банковского счета недействительной сделкой.

21 июня 2021
Расторжение договора аренды земельного участка, предоставленного для целей строительства
Адвокаты МКА "Кученев Лопушанский и партнеры" по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей строительства, сформировали клиенту правовую позицию, содержащую основания для отказа в иске ДГИ по требованию о расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства.